审理专利侵权案中“等同”侵权情形下的法官裁量权

专利侵权案件，判断被控侵权方法是否构成“等同”侵权相对于“相同”侵权的情形更加复杂。

法院审理该类案件，往往还需要运用专业技术和专利代理知识。

而何为“基本相同”？什么情形属于“容易联想”？ 对于这些问题目前尚无法律法规和司法解释予以明确并细化，法院审理专利侵权案件细节判断欠缺稳定一致的衡量标准。

因此，法官行使裁量权同时，也增加了裁判结果的不确定。

【本文引用的法律术语】

本文所指“相同”特征，是指争议技术特征严格按发明或者实用新型专利权利要求限定的保护范围进行对比形成的判定结果。

“等同”特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

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法官在专利侵权纠纷“等同”情形审理中或多或少都可能需要

行使裁量权以及时做出判决，本文列举两个案例并简述评析：案例一、格林生物科技股份有限公司与杭州友邦香料香精有限公司等侵害发明专利权纠纷上诉案

格林生物科技股份有限公司（“格林”）和复旦大学共同拥有一项中国方法发明专利。

2013年1月，格林以杭州友邦香料香精有限公司（“友邦”） 和某自然人（下略）专利侵权为由提起诉讼，请求判令两被告停止侵犯涉案专利权并连带赔偿给格林公司造成的实际侵权损失及合理维权费用等。

一审法院认为，被诉侵权方法中的数值范围这一技术特征与涉案专利对应技术特征既不相同也不等同，一审法院因此认定被诉侵权方法未落入涉案专利权的保护范围，判决原告格林败诉。

格林随即向浙江高院提起上诉。

浙江高院认为：被诉侵权方法在手段上采用过量的过碳酸钠，利用其中的“有效氧”，这与涉案专利无实质性区别，其实现的功能和达到的效果也与涉案专利相同。

其采用含较高“有效氧”的过碳酸钠从而突破涉案专利“蒎烯”与 “过碳酸钠”摩尔比（分子或原子个数比）的下限，是本领域普通技术人员无需通过创造性劳动就能够联想到的。

因此法官认定被诉侵权方法与涉案专利手段、功能、效果均相同，判断被控侵权方法特征与涉案专利的技术特征构成“等同”，即“等同”侵权。

2014年5月，浙江省高级人民法院对案件作出终审判决——判决上诉人（也即原告格林）胜诉。

案例二、常州君合科技股份有限公司诉常州赢海防腐工程有限公司等侵害实用新型专利权纠纷案

常州君合科技股份有限公司（下称君合公司）投入巨资耗时多年研发出名称为“新型自动涂覆机” 实用新型专利。

常州赢海防腐工程有限公司（下称赢海公司）生产与君合公司在工作原理、制作工艺、工作性能上完全相同的自动涂覆机（下称被诉侵权产品）。

原告君合公司认为赢海公司侵犯了涉案专利权，故诉至法院，请求判令被告立即停止制造、销售被控侵权产品，并赔偿经济损失。

常州市中院一审认为，被诉侵权产品与涉案专利技术特征构成等同技术特征，被告赢海公司的行为构成侵犯专利权，判决嬴海公司立即停止侵权并赔偿损失。

一审判决后，赢海公司不服，向江苏省高院提起上诉。

二审法院在审理中通过仔细的技术分析和比对，最终同样认定被控侵权产品争议技术特征与涉案专利相应技术特征构成等同特征。

江苏省高院据此判决驳回上诉，维持原判决。

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以上两个案件均经过了二审终审，其审理过程与结果表明，法官在判断争议技术特征与涉案专利是否构成“等同”侵权，其判断依据从技术手段、功能、效果出发并参照了说明书，但其判断规程并未明确和细化，个案判断也缺乏统一的量化标准。

再加上专业技术知识的复杂导致专利侵权判断的特殊性，纵使未来“等同”侵权判断标准被进一步细化，也不可能绝对量化。

上述涉案的事实认定唯有依靠法官。

因此，在专利侵权纠纷案件的审理中，法官行使裁量权也是应运而生的。

通过以上两个案例，我们针对被控侵权方法是否构成“等同”侵权，归纳整理出法官裁量权的判断依据和思路。

第一、被控侵权方法特征与涉案专利是否构成“等同”，需结合说明书进行判定

针对权利要求中数值范围这一类技术特征，在辨认被控侵权方法是否构成侵权时，可依据《专利法》第五十九条第一款和《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称司法解释）第二条、第三条相关规定进行判断。

专利法第五十九条第一款：发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书可以用于解释权利要求。

《司法解释》第二条、第三条：人民法院应当根据权利要求的记载，结合本领域普通技术人员阅读说明书后对权利要求的理解，确定权利要求的内容。

从以上法律条文可发现，如因判断被控侵权方法特征与涉案专利技术特征是否构成“等同”发生适用困难，合议庭法官完全可依据上述法条、运用说明书对上述权利要求从整体上进行综合分析推理，进而解决因被控侵权方法特征与涉案专利权利要求不完全相同而无法做出终局判断的难题，并最终做出更趋向于真相的判决。

第二、针对技术特征，可根据说明书理解其含义，并从技术手段、功能、效果三方面对两者是否“等同”加以合理解释。

判断被控侵权方法是否因技术特征“等同”而侵犯了涉案专利技术特征，应适用《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（以下简称若干规定）第十七条第二款规定。

被控侵权方法与涉案专利技术特征等同是指：以基本相同手段，实现基本相同功能，达到基本相同效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就容易联想到。

在具体适用《若干规定》第十七条第二款规定时，需结合专业技术和专利代理知识，对被控侵权方法和涉案专利技术的技术事实分别进行认定。

对是否构成“基本相同”手段、是否实现“基本相同”功能、能否得到“基本相同”效果进行合理性分析与论证。

如本领域普通技术人员利用其掌握的技术常识就“容易联想”到两者技术特征满足上述“基本相同”条件，则法庭可认定两者构成“等同”，并据此判断被控侵权方法构成“等同”侵权，反之亦然。

在格林生物科技股份有限公司与杭州友邦香料香精有限公司侵害发明专利权纠纷上诉案中，浙江高院的判决即遵循了上述规则：

手段基本相同：两者均采用过碳酸钠中“有效氧”与“蒎烯”以一定配比制备环氧蒎烷。

如过碳酸钠中“有效氧”含量高，即使减少其加入量即改变过碳酸钠与“蒎烯”配比，也不会实质性影响“有效氧”供给，且减少过碳酸钠摩尔比例在说明书表述数值范围内被允许。

因此，上述两者比例变化不改变涉案专利权利要求的发明点，技术手段是基本相同的。

功能与效果基本相同：两者均利用过碳酸钠中的“有效氧”成分，使其与乙酸酐反应产生过氧乙酸酐，再与蒎烯反应生成环氧蒎烷，即两者均通过使用过量的过碳酸钠实现其与蒎烯完全反应的功能。

两者均采用过碳酸钠作为蒎烯的环氧化试剂，克服了原有的过氧乙酸或其它无机过氧化合物的缺陷，实现了反应平衡、操作安全、产率好、产品纯度高和成本低廉的技术效果。

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被控侵权方法与涉案专利相应技术特征之间是否构成法律意义上的“等同”或者“无实质性差异”，是一个需要依法定程序才能认定的技术事实。

而上述事实的认定对于判断被控侵权方法的技术特征与涉案专利技术中相应技术特征是否构成“等同”至关重要。

（1）、法官自由裁量权的行使

在专利侵权纠纷审理中，法官通常结合相关证据、综合运用专利代理和专业技术知识，参考技术调查官和技术专家对技术事实进行辅助认定，适用法律对被控侵权方法的技术特征与涉案专利是否“等同”做出判断。

而何为“基本相同”？哪种情形属于“容易联想”？ 目前尚无法律法规和司法解释予以明确并细化。

因此，根据什么认定技术事实、如何正确认定是否构成“等同”特征，认定主体只能是人民法院，法官的主观判断成为判决结果的关键。

而针对同一类专利侵权纠纷案件，不同法官审理可能做出不同倾向性的认定结果，结果很大程度上依赖于法官的自由裁量权，这也增加了裁判结果的不确定性，给代理工作提出了挑战。

（2）、如何应对自由裁量权

    专利侵权案件是一类非常特殊的类型，特别是针对专利“等同”侵权情形，法院审理案情复杂、工作量大。

代理该类案件，除应关注法律适用，更应重点关注法条之外的因素。

第一、被控侵权方法技术特征与涉案专利是否构成“等同”侵权，应结合说明书对技术特征从手段、功能、效果三方面进行判断。

第二、专利侵权案件审理中涉案因素多，代理律师除应依据法律，还应具备一定技术背景和专利代理知识，以确保己方最大利益！

第三、代理律师应在合议庭运用技术审查官、专家辅助人、司法鉴定以及科技专家咨询等多种途径和手段查明事实的情况下，抽丝剥茧提炼对己有力的证据并善加利用！

【本文引用的部分法律依据】《中华人民共和国专利法》（2008年修正）

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》

【本文参考案例】

1、格林生物科技股份有限公司与杭州友邦香料香精有限公司等侵害发明专利权纠纷上诉案：

(2013)浙杭知初字第6号，(2014)浙知终字第17号

2、常州赢海防腐工程有限公司与常州君合科技股份有限公司侵犯实用新型专利权纠纷上诉案：

(2013)常知民初字第147号，(2015)苏知民终字第00065号

3、礼来公司诉常州华生制药有限公司侵害发明专利权纠纷案：

（最高人民法院指导案例84号）