如何克服审查意见中重复授权的问题

如何克服审查意见中重复授权的问题

笔者曾代理过几百件的专利新申请案件，其中，大部分的案件是发明和实用新型同时申请的案件。

主要是因实用新型不经过实质审查阶段，相对于发明来说授权较为容易，因此，在同时符合发明和实用新型的客体时，绝大多数的申请人会选择同时申请。

这样，申请人可以在取得实用新型授权的前提下争取发明的授权，一旦发明授权后就根据专利法第九条的规定放弃实用新型专利权而取得发明专利权，以避免自己的权利落空。

这也是实务中适用专利法第九条最多的情形之一。

而笔者在实操过程曾遇到几次关于专利法第九条的审查意见，和大家分享一下。

案例1：A同日就同样的发明创造申请了发明和实用新型专利，但是在提交申请时并没有勾选同时申请的选项，而后实用新型专利先授权，而后发明专利授予专利权的其他条件时，审查员下发了不符合专利法第九条的规定的审查意见。

那么问题来了，放弃实用新型专利权是否可以获得发明专利权呢？

根据专利法第九条第一款的规定，“同样的发明创造只能授予一项专利权。

但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

”专利申请人似乎可以通过放弃实用新型专利权来获取发明专利权。

但是根据专利法实施细则第四十一条第二款的规定“同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，应当在申请时分别说明书对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。

”这就说明如若没有在申请时作出说明，则申请人并不能简单地放弃已经授权的实用新型专利权而取得发明专利权。

根据专利审查指南第二部分第三章第6.2节中对于同一申请人同日就同样的发明创造提出两件专利申请的处理方式有以下三种情形：

第一，对于同一申请人同日就同样的发明创造提出两件专利申请，并且两件申请复核授予专利权的企图条件的，应当就两件申请分别通知申请人进行选择或修改；

第二，对于同一申请人同日就同样的发明创造提出的另一件专利申请已经被授予专利权，并且尚未授权的专利申请符合授予专利权的其他条件，应当通知申请人进行修改；

第三，对于同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止，并且申请在申请时分别做出说明的，除通过修改发明专利申请外，还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权。

也就是说，因为A在提交专利申请时并没有分别做出说明，因此A并不能通过放弃实用新型专利权来获取发明的专利权。

如A此时想要获得发明的授权，则需要修改发明的权利要求书，缩小发明的保护范围，以使发明的保护范围与实用新型的保护范围不同。