圣典专利诉讼团队开展专题研究专利行政纠纷及侵权案件2016-09-13

9月9日，圣典专利诉讼团队于江苏圣典律师事务所会议室针对专利行政诉讼案件司法审查标准与专利侵权司法保护疑难、热点问题进行专题研究。鉴于杨文晰律师之前参加了为期三天的中国知识产权发展与运用联盟主办的培训，此次专题的主讲人为杨文晰律师，团队负责人龚拥军律师，成员刘辉律师、王雪薇律师参与了学习及讨论。

专题研究会上，杨律师给团队成员们分享了以下几个要点：

一是专利确权授权案件的行政司法审查。

所谓专利确权是指专利无效行政纠纷，专利授权则是指专利驳回复审行政纠纷，审查的主要依据为《专利法》第四十一条、第四十五条和第四十六条第二款。目前专利行政审查的主要思路为：程序问题和实体问题并重、以被告作出行政裁决的理由和证据为限和以原告提起诉讼的理由为限，在审理中，以请求原则为主，保证听证原则，同时兼顾依据职权审查原则。

二是功能性限定权利要求在专利申请和专利侵权中权利要求的判定问题。

由于是否属于功能性特征关系到如何解释该技术特征的具体含义，进而会对专利权利要求的保护范围产生很大的影响，所以不可避免地成为了司法审判中的焦点问题。现行《审查指南》中规定 “通常，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或者效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能性或者效果特征来限定发明才可能是被允许的。对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式……”。即功能性限定权利要求保护范围覆盖所有的实施方式。与此相矛盾的是，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条规定“功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。”

这一规定使得功能性特征的含义具体明确。要想对功能性特征限定的技术方案进行有效保护，必须在说明书中对实现该功能或者效果的具体实施方式的结构或者步骤进行记载，对于未具体记录在实施例中的符合权利要求限定的具体实施方式，则很难受到司法保护。